Основные тезисы
- Коллегия Роспатента признала наличие заинтересованности у ООО «Н.А. БРЕЙГЕР» лишь в части товаров 03, 05, 18 классов МКТУ и услуг 35 класса, относящихся к парфюмерно-косметическому сегменту; по остальным позициям заинтересованность доказана не была.
- Доводы о способности обозначения «Dzintars Legend» вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ) были отклонены ввиду отсутствия доказательств известности продукции заявителя на территории РФ и отсутствия подтверждённого факта смешения восприятия потребителей.
- При анализе по основанию подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ Роспатент установил высокую степень сходства обозначения «Dzintars Legend» с ранее охраняемыми международными регистрациями, содержащими элементы «Dzintars» / «ДЗИНТАРС».
- Коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «Legend» не обладает самостоятельной различительной способностью, способной устранить доминирующее восприятие элемента «Dzintars», вследствие чего вероятность смешения сохраняется.
- Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 875986 была признана недействительной частично — в отношении части товаров 03, 04, 05, 18 классов МКТУ и услуг 35 класса, признанных однородными товарам и услугам более ранних международных регистраций.
Правовой анализ
Представленный спор представляет интерес прежде всего с точки зрения разграничения самостоятельных оснований оспаривания правовой охраны товарного знака — способности обозначения вводить потребителя в заблуждение (п. 3 ст. 1483 ГК РФ) и конфликта с ранее возникшими исключительными правами на средства индивидуализации (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Предметом административного рассмотрения явилось возражение против предоставления правовой охраны словесному обозначению «Dzintars Legend» по свидетельству № 875986, зарегистрированному в отношении широкого перечня товаров и услуг различных классов МКТУ. В качестве основания возражения были заявлены два самостоятельных правовых мотива: наличие риска введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и наличие сходства до степени смешения с более ранними международными регистрациями.
Коллегией последовательно применён подход, вытекающий из статей 1483, 1512 и 1513 ГК РФ, согласно которому наличие заинтересованности лица представляет собой предварительное процессуальное условие рассмотрения возражения по существу. При этом сама заинтересованность была оценена не абстрактно через наличие иностранного титула правообладателя, а через фактическую связь заявителя с соответствующими рынками товаров и услуг на территории Российской Федерации.
В части применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент занял традиционно строгую доказательственную позицию. Коллегия указала, что само по себе наличие исторического бренда, ссылок на происхождение обозначения, судебных актов иностранной юрисдикции либо общих сведений о репутации не свидетельствует автоматически о способности спорного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение.
Ключевым критерием признано наличие доказанного ассоциативного ряда в сознании релевантного круга потребителей именно на дату приоритета спорного обозначения. В материалах дела отсутствовали подтверждения объёма продаж, интенсивности рекламного продвижения, территориального охвата поставок, уровня узнаваемости продукции и фактического восприятия обозначения потребителями в Российской Федерации. По этой причине правовой состав введения в заблуждение признан недоказанным.
Иной вывод был сделан применительно к подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
Коллегия воспроизвела классическую трёхэлементную модель анализа сходства товарных знаков: фонетический, графический и семантический критерии, а также сопоставление степени однородности товаров и услуг. Было установлено, что доминирующим элементом спорного обозначения выступает словесный компонент «Dzintars», полностью совпадающий либо транслитерационно воспроизводящий ранее охраняемые обозначения. Добавление слова «Legend» не изменяет общего коммерческого впечатления и не формирует самостоятельного различительного эффекта.
Существенное значение в мотивировке получил вывод о том, что вероятность смешения оценивается не через факт реального введения потребителей в заблуждение, а через наличие объективной опасности такого смешения, что соответствует правовой позиции, закреплённой в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019.
Особого внимания заслуживает подход к определению однородности. Коллегия не ограничилась буквальным совпадением классов МКТУ, а исследовала назначение товаров, их потребительские свойства, круг потребителей, каналы реализации и экономическую взаимосвязь соответствующих категорий продукции. В результате часть товаров 04 и 18 классов была признана однородной товарам 03 класса ввиду их функциональной и коммерческой связи с косметической продукцией.
Итогом рассмотрения стало частичное прекращение правовой охраны спорного товарного знака в пределах тех товарных позиций и услуг, в отношении которых была подтверждена вероятность смешения с более ранними средствами индивидуализации.
Поисковые теги
#ст1483ГКРФ #ст1512ГКРФ #ст1513ГКРФ #ч4ГКРФ #Роспатент #СудПоИнтеллектуальнымПравам #товарный_знак #оспаривание_товарного_знака #сходство_до_степени_смешения #международная_регистрация_товарного_знака #регистрация_товарного_знака #услуги_по_товарным_знакам
Комментарий патентного поверенного А. В. Леонова
«Legend» не спасает: доминирующий элемент и частичная утрата регистрации.
А. В. Леонов
Патентный поверенный РФ, эксперт в области защиты интеллектуальной собственности
Рассматриваемое решение демонстрирует тенденцию, которая в последние годы становится устойчивой: административное оспаривание регистрации товарного знака перестаёт быть спором исключительно о формальном приоритете и всё чаще требует полноценного доказывания экономической и рыночной связи между обозначением и правообладателем.
Для бизнеса здесь содержатся сразу два практических вывода.
Во-первых, известность бренда и историческое происхождение обозначения сами по себе не заменяют доказательства использования. Если правообладатель рассчитывает ссылаться на введение потребителя в заблуждение, необходимо заранее формировать доказательственный массив: продажи по территории РФ, маркетинговые бюджеты, исследования узнаваемости, сведения о дистрибуции, медиаприсутствие и подтверждение фактического оборота продукции.
Во-вторых, решение подтверждает высокую чувствительность Роспатента к случаям включения в новое обозначение полностью воспроизводимого доминирующего элемента ранее охраняемого знака. Добавление слов «legend», «classic», «premium», «original», «pro» и иных усилителей, как показывает практика, редко устраняет риск смешения.
Для правообладателей риск заключается в частичной утрате регистрации уже после вывода продукции на рынок и возникновения затрат на продвижение. Для потенциальных нарушителей риск ещё выше: последующее аннулирование регистрации не исключает возможности предъявления самостоятельных требований о пресечении использования обозначения и взыскании компенсации.
Клиентам в аналогичной ситуации рекомендуем:
Перспективы аналогичных споров представляются высокими именно в делах, где совпадает ключевой словесный элемент и имеется коммерческое пересечение товарных сегментов. В подобных конфликтах административный порядок оспаривания продолжит оставаться эффективным инструментом перераспределения исключительных прав.