Основные тезисы
- Коллегия Роспатента первоначально признала заявленное изобретение не соответствующим критерию «изобретательский уровень» по пункту 2 статьи 1350 ГК РФ вследствие очевидности заявленного решения для специалиста из совокупности известных источников уровня техники.
- Ключевым фактором отказа стала оценка независимого пункта формулы как результата объединения известных технических решений: использования полинуклеотидов, гиалуроновой кислоты, параметров вязкости и последовательности стадий получения композиции без достижения неожиданного технического эффекта.
- Коллегия отдельно указала на недостаточную подтверждённость технического результата применительно к части диапазона молекулярной массы полинуклеотида («свыше 2300–6000 кДа»), что исключило необходимость дополнительного доказывания влияния соответствующего признака на технический результат по пункту 81 Правил ИЗ.
- После подачи возражения заявитель существенно сузил объём правовой охраны посредством уточнения диапазонов молекулярной массы и детализации технологических стадий получения филлера без изменения сущности раскрытого решения.
- По итогам дополнительного информационного поиска уточнённая формула была признана соответствующей всем условиям патентоспособности, вследствие чего первоначальный отказ был отменён и принято решение о выдаче патента.
Правовой анализ
Рассматриваемое дело представляет собой показательный пример административного пересмотра выводов экспертизы по существу посредством корректировки объёма испрашиваемой правовой охраны и демонстрирует практическое значение процессуального механизма, предусмотренного пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ.
Заявка на выдачу патента была подана по процедуре РСТ с сохранением конвенционного приоритета и впоследствии переведена на национальную фазу в Российской Федерации. Объектом правовой охраны являлся способ получения филлера на основе полинуклеотидов и несшитой гиалуроновой кислоты, характеризуемый определёнными диапазонами молекулярной массы компонентов, концентрационными параметрами и технологической последовательностью операций.
При проведении экспертизы Роспатент исходил из положений статьи 1350 ГК РФ, устанавливающей три обязательных критерия патентоспособности — новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Особое значение в рассматриваемом споре приобрёл именно критерий изобретательского уровня, проверка которого осуществлялась по алгоритму, закреплённому в пунктах 75–81 Правил ИЗ.
Коллегией был применён классический подход «проблема — решение», предполагающий определение ближайшего аналога, выявление отличительных признаков и оценку того, являлся ли заявленный технический результат ожидаемым для специалиста исходя из уровня техники. В качестве ближайшего аналога была выбрана заявка KR 2019102967 A, раскрывавшая получение филлера на основе ДНК и гиалуроновой кислоты с использованием стерильной фильтрации и сопоставимых диапазонов содержания компонентов.
Правовая позиция первоначального отказа была построена на выводе о том, что заявленный результат достигался посредством очевидной комбинации известных технических решений. Так, исключение стадии сушки раствора ДНК было признано технологически ожидаемым с учётом известного уровня техники, а применение несшитой гиалуроновой кислоты и достижение определённого диапазона комплексной вязкости были квалифицированы как известные средства получения предсказуемого эффекта — снижения инвазивности введения и пригодности для коррекции поверхностных морщин.
Отдельного внимания заслуживает подход коллегии к анализу диапазонных признаков. Было указано, что заявитель фактически подтвердил достижение технического результата только применительно к диапазону молекулярной массы полинуклеотидов до 2300 кДа, тогда как более широкий объём формулы не получил экспериментального или содержательного подтверждения в материалах заявки. При отсутствии установленного технического результата применение пункта 81 Правил ИЗ исключило необходимость дальнейшего исследования влияния признака на результат.
Однако итоговое разрешение спора демонстрирует принципиальную особенность патентного производства: отказ в выдаче патента не обладает абсолютным характером и может быть преодолён посредством корректировки формулы изобретения при условии сохранения раскрытия первоначальными материалами заявки. Заявителем были исключены наиболее уязвимые признаки, сужены диапазоны параметров и конкретизированы стадии технологического процесса. Коллегия признала такие изменения допустимыми, поскольку они не изменяли сущность решения.
Результаты дополнительного информационного поиска привели к изменению оценки патентоспособности: уточнённая совокупность признаков была признана не следующей явным образом из уровня техники, вследствие чего решение об отказе отменено, а патент подлежал выдаче. Тем самым подтверждено, что надлежащее управление объёмом формулы изобретения остаётся одним из ключевых инструментов преодоления возражений по критерию изобретательского уровня.
Поисковые теги
#ст1350ГКРФ #патент_на_изобретение #изобретательский_уровень #патентоспособность_изобретения #Роспатент #возражение_в_Роспатент #формула_изобретения #экспертиза_по_существу #патентование_изобретений #оспаривание_отказа_в_патенте #регистрация_изобретения #патентование_биотехнологий
Комментарий патентного поверенного А. В. Леонова
Fallback-позиции в формуле: когда сужение охраны спасает коммерческий патент.
А. В. Леонов
Патентный поверенный РФ, эксперт в области защиты интеллектуальной собственности
Рассматриваемое решение заслуживает внимания прежде всего как пример того, что в патентных спорах вопрос редко сводится исключительно к наличию либо отсутствию новизны. На практике основной риск для заявителей возникает именно на стадии доказывания неочевидности технического решения.
В данном деле первоначальная формула была сформулирована чрезмерно широко: заявитель стремился охватить значительный диапазон параметров, однако не обеспечил достаточной корреляции между объёмом притязаний и подтверждённым техническим результатом. Такой подход закономерно создаёт риск применения логики «routine optimization», когда экспертиза рассматривает заявленное решение как результат обычного инженерного выбора.
Для правообладателей из этого дела следует несколько практических выводов.
Во-первых, рекомендуем ещё на этапе подготовки международной заявки формировать доказательственную базу под альтернативные диапазоны признаков. Если заявляется широкий интервал концентраций, молекулярных масс либо физических характеристик, желательно заранее показывать достижение технического результата по всему заявленному диапазону.
Во-вторых, обращаем внимание, что корректировка формулы после отказа — это не исключение, а рабочий инструмент патентной стратегии. Однако такие изменения допустимы только в пределах первоначального раскрытия. Попытка добавить новый технический эффект либо новые признаки на стадии возражения обычно не приводит к положительному результату.
В-третьих, для компаний, работающих в сегменте медицинских изделий, косметологических препаратов и биотехнологических решений, дело демонстрирует высокую значимость подготовки резервных наборов формулы (fallback positions): широкая формула — промежуточная формула — узкая коммерчески применимая формула.
Перспективы аналогичных споров представляются благоприятными для заявителей при условии, что спор касается именно оценки изобретательского уровня, а не отсутствия раскрытия сущности решения. Административное производство в Роспатенте позволяет эффективно переработать объём охраны и сохранить коммерчески значимый патент даже после первоначального отказа.